續案申請,美國專利保護的關鍵武器
在前文中,我們跟大家分享了 美國專利續案 制度的一些基礎知識,包括續案的幾種類型、遞交期限、說明書及優先權等內容。可以說, 續案制度 是 美國專利 制度中一個很大的亮點,可以為要在美國市場尋求專利保護的企業提供諸多好處。在本文中,我們就為大家詳細分析一下,為何說 續案申請 ,是 美國專利保護 的關鍵武器。
首先,一件授權專利只允許保護一項發明。如果一件專利申請的權利要求包含不止一項發明,美國專利商標局會要求申請人選擇保留其中的一項發明。申請人可以再通過提交續案申請的方式對其他發明進行保護。
其次,續案可能獲得比母案更寬的保護范圍。一般,美國審查員會盡可能去授權保護范圍較窄的專利。例如,審查員只會對專利申請中與一些實施例有關的部分權利要求進行授權。在這種情況下,提交續案申請是一種有效地獲得更大保護范圍的策略。申請人可以在續案申請中對授權的母案專利的權利要求進行更上位的提煉和概括,也可以重新構建能夠涵蓋其他實施例的權利要求,這些做法可以很大程度上提高競爭對手進行規避設計的難度。同樣,當母案專利的權利穩定性受到現有技術(prior art)的影響時,申請人也可以在續案申請中構建新的權利要求保護范圍,以繞開這些影響。
我們從網上收集到一些關于續案保護范圍的數據[1],數據統計中選取了幾家行業巨頭作為分析對象,分析了其遞交的續案的保護范圍,并統計了續案獲得比母案更寬保護范圍的數量。這里,我們挑選了蘋果公司和IBM的數據供大家參考,詳細信息見下圖:


圖中統計的是蘋果公司和IBM公司每年遞交的續案中,權利范圍比母案的寬的案件數量[2]。從數據中我們可以看出兩點,第一,這些龍頭公司對于續案申請非常重視,每年申請續案的數量很大,第二,從專利布局角度,申請的續案中,有相當一部分案子可以獲得比母案更大的保護范圍。
再次,續案有助于構建成具有明確目標的攻擊性專利。申請人可以根據競爭對手的產品,為其“量身訂做”續案申請,只要保證續案申請的技術點在母案申請的說明書中具有相應的支持,而競爭對手的產品發布時間又在母案申請的優先權日以后即可。
以蘋果公司“多點觸屏”的專利為例,這是蘋果公司從FingerWorks公司收購的一件專利。收購之后,蘋果公司開始不斷為這一技術在美國遞交續案申請,至今已衍生出近50件美國專利續案。而其中一部分續案先后被蘋果公司用來起訴摩托羅拉、三星、HTC等公司,但母案卻未用于任何訴訟。這就是因為續案的構建,可以根據技術發展、競爭對手情況隨時定制,攻擊性更強更準。在后續的文章中,我們將更詳細地跟大家分享蘋果的這一案例。
另外,申請人可以根據技術發展的不同階段,提交續案申請。這種續案申請的保護范圍會具有很大的不確定性,對競爭對手來說無疑是一種巨大的威懾。值得一提的是,鑒于續案申請的這種不確定性,美國專利商標局曾試圖修改法規來限制申請人提交續案申請的權利,但卻遭到專利律師、制造業公司、生物技術公司、獨立發明人等的聯合反對。他們還曾多次將美國專利商標局告上法庭。最終,法院以違反美國專利法為由,宣判美國專利商標局的這一行為無效。
最后,續案可以提升專利族的轉讓或許可的價值。據統計,如果一件授權專利在美國專利商標局中還有續案申請,其價格會比單獨的授權專利高出10%至25%。
中美專利制度有很大差異,美國專利相對靈活寬松的制度,造成美國專利申請從撰寫到申請的過程和策略與中國專利申請有根本不同。因為美國申請的續案可以繼承最初母案的優先權,而在續案申請過程中,申請人可以提出與之前申請完全不同的權利要求,只要這個權利要求在說明書中有支撐即可。而在美國專利申請過程中,由于制度和實際操作的限制,說明書對權利要求的支撐要求相對比較低。這就要求申請人需充分利用美國的續案制度,在一件專利申請獲得專利授權之前,及時提交續案,以保證繼續利用說明書申請更多專利的權利。
根據美國法律,一份專利申請如果已經完成授權費繳納獲得授權證書,就無法再以此為基礎提交續案了。所以,很多時候,哪怕這份申請未來的價值還不清晰,除非極其特殊的情況,例如,發明所涉及的技術領域已明顯過時,或者說明書寫得過于簡單,毫無利用價值,否則,哪怕只是為了保留未來利用說明書獲取新專利的權利,也應該提交續案,保證申請過程的延續性。
要充分利用美國續案制度,對說明書本身也有要求。說明書內容應該盡量充實,更重要的是,不要局限于現有的發明,而應該充分利用現有發明設想這個發明在未來二十年可能的發展方向和應用場景,并在說明書中加以描述。
[1] https://www.greyb.com/how-industry-giants-file-continuation-patent-applications-to-claim-broader-inventions/
[2] 遞交的續案,也有可能獲得比母案要窄的權要,這與每個案子的特點,以及續案權要構建的需要相關。

