美國續案申請的說明書應如何匹配

美國專利續案 制度是美國專利制度中的一個很大的亮點,其相對寬松靈活的要求,可以為希望在美國市場尋求專利保護的企業帶來諸多好處。例如,在享有原申請(母案)申請日或優先權日的前提下,獲得更寬的保護范圍、有針對性地構建權要形成攻擊性專利、基于市場或技術發展階段提交新的申請等,極大增強了申請的不確定性,增加了競爭對手規避的難度。

然而,并非所有的續案申請都能夠享有原申請(母案)的申請日或優先權,也并非所有的申請都具備續案的空間,根據美國專利制度中的相關要求,美國專利在進行續案申請時,如果想要獲得和母案一樣的申請日,則續案申請的說明書不能超過母案的公開范圍。

通過這一要求可以看出,對于一件美國專利,想要通過續案制度保持專利申請的延續性,重點在于原申請(即母案)說明的的撰寫,即母案的說明書要能支撐續案的權要

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為了使母案說明書的內容能夠支撐續案申請的權要,在母案說明的的撰寫階段需要對技術內容進行充分地實質性擴展。在說明書撰寫階段,除了需要對技術方案本身有準確、深入的理解,并高質量完成撰寫外,還需要與技術人員溝通,基于當前技術方案進行充分挖掘,從多個維度對技術方案進行擴展,以適應未來市場的需求,或實現基于專利針對競爭對手的定向打擊等。

其中,技術方案的擴展至少可以從縱向和橫向兩個維度進行。

  • 縱向的擴展可以從目標技術領域的發展現狀以及未來可能的技術發展方向出發,考慮未來相關技術或解決方案可能會做什么樣的迭代更新(針對現有技術問題的解決方案),或是出現什么新的發展方向。
  • 橫向的擴展可以從競爭對手的產品或方案出發,考慮競爭對手可能的研發方向,或是基于競爭對手當前的產品或解決方案中存在的問題,進行有針對性地擴展,搶先一步占據相關領域。

需要注意的是,技術方案的擴展并非一定要包括橫向或縱向擴展兩個方面,可以視具體需求進行選擇。

不論是橫向的擴展還是縱向的擴展,其核心的思路都是針對相關技術領域“可能的”發展方向或是研發方向進行合理的擴展。

  • 蘋果公司的多點觸控技術是通過合理擴展及高質量撰寫,獲得可持續性保護的典型案例之一。

在上世紀90年代末,觸屏產品主要是液晶類的單點觸控技術,而該發明最初的技術方案主要考慮的是如何解決多點觸控技術在電路層面的實現問題。所以,該母案專利對權利要求的構建更多是圍繞具體的電路結構。在母案專利的申請過程中,有非常專業的代理人為撰寫并提交了高質量的專利申請。這件專利申請除了披露多點觸控技術的電路結構,還花了大量篇幅來“設想”多點觸控技術在未來的應用場景。

蘋果公司在發布了第一代iPhone手機后,多點觸控作為關鍵技術之一也開始為大眾所熟知。那些曾經作為“設想”而存在于母案專利申請中的內容,也隨著市場的發展,被蘋果公司一步步構建成續案專利保護起來。相比于母案專利,這些隨市場應運而生的續案專利,更容易作為打擊競爭對手、維護自身權益的武器。

  • 羅氏公司同樣也非常善于利用美國的的續案申請制度,通過充分利用撰寫技巧和有效的擴展,不斷地將后續的研發成果納入進保護體系,實現了對技術的持續性保護。

比較典型的是抗體藥物赫賽汀用途的相關專利。羅氏公司在1998和1999針對赫賽汀產品的用途提出專利申請,申請文件中包括了該藥物在乳腺癌、子宮癌、胰腺癌、肺癌和胃癌等多種癌癥治療中的應用。而實際上赫賽汀最初主要用于乳腺癌的治療,針對某些具體的癌癥適應癥的用途卻是稍晚時才提出的,羅氏公司在最初申請文件的基礎上針對市場的變化提交續案申請,調整權利要求的保護范圍,競爭對手制造和銷售相關仿制藥,如果將仿制藥應用到其獲得保護的癌癥適應癥時,仍然可能侵犯羅氏的專利權。

例如,對于胃癌的治療,其在1998年和1999年提出專利申請后,經多年沉寂,直到2009年才再次對胃癌適應癥進行了專利布局。在這一過程中,羅氏充分地利用了專利撰寫技巧,規劃合理的權利要求范圍,實現了已有在先申請的情況下相關申請仍得以獲得授權,從而進一步的對于胃癌這一具體適應癥延伸了保護期限。

基于以上案例不難發現,不論是信息技術領域或是化學領域的技術方案都可以通過“實質性擴展+高質量撰寫”來保證專利的延續性。在實質性擴展的基礎上,針對擴展點高質量撰寫說明書,能夠預埋更大的保護范圍,為續案申請提供更多可能的方向。當后續技術發展或更新時,擴展的內容則有可能作為新的申請方向,用于遞交續案申請。

在后續的申請過程中,基于母案撰寫續案申請文件時,可以根據實際需求僅調整權利要求的范圍,例如,將權利要求調整為從母案中分割出來的單一發明點、將權利要求調整為母案說明書充分公開但未出現在母案權利要求中的發明點、將權利要求調整為與母案權利要求部分重疊且包含母案說明書中充分公開的其他發明點等;對于續案申請的說明書部分,通常可以沿用母案的說明書,不做其他修改。

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