美國專利申請(qǐng)的部分續(xù)案（CIP）制度

2022年10月31日 2023年2月10日

眾慧海外專利代理

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專利續(xù)案制度是美國專利制度中非常重要的一部分。該制度的存在，為企業(yè)申請(qǐng)專利提供了很多的空間和可能性。

在美國專利申請(qǐng)過程中，有一些企業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到這樣的問題：已經(jīng)遞交的美國專利申請(qǐng)中技術(shù)內(nèi)容寫的不夠完整，與預(yù)想中要保護(hù)的技術(shù)方案存在偏差，能不能通過新增內(nèi)容來彌補(bǔ)？甚至，筆者在實(shí)操中遇到某些客戶拿著審查意見來咨詢，申請(qǐng)并沒有寫清楚發(fā)明點(diǎn)導(dǎo)致現(xiàn)在答復(fù)不能通過，應(yīng)該怎么辦？

美國的專利申請(qǐng)制度與我國不同，其中較為明顯的區(qū)別在于后續(xù)申請(qǐng)制度。在之前的文章中，我們?yōu)榇蠹医榻B了美國續(xù)案制度的基本情況，在本文中，我們將重點(diǎn)圍繞部分續(xù)案制度的規(guī)定和優(yōu)勢(shì)為大家做一個(gè)介紹。

根據(jù)美國《專利審查程序手冊(cè)》M.P.E.P.201.08的規(guī)定，部分續(xù)案制度是在母案申請(qǐng)的生命周期內(nèi)提交的、重復(fù)母案申請(qǐng)的部分或全部實(shí)質(zhì)內(nèi)容（簡(jiǎn)稱“原始內(nèi)容”）、并且增加了在母案申請(qǐng)中未披露的新的技術(shù)內(nèi)容（簡(jiǎn)稱“新增內(nèi)容”）的申請(qǐng)制度。其中，母案申請(qǐng)中未披露的新的技術(shù)內(nèi)容包括本領(lǐng)域技術(shù)人員所不知的（如，非本領(lǐng)域的公知常識(shí)等）、不能從母案申請(qǐng)中公開的材料中推演得到的內(nèi)容。

簡(jiǎn)單來說，部分續(xù)案制度就是在母案申請(qǐng)還未終結(jié)之前，可以在母案申請(qǐng)的基礎(chǔ)之上，增加新內(nèi)容的專利申請(qǐng)制度。現(xiàn)在，我們?cè)倩氐揭婚_始企業(yè)提出的問題，對(duì)于美國申請(qǐng)，可以通過提交部分續(xù)案申請(qǐng)來彌補(bǔ)母案撰寫的問題，在母案申請(qǐng)基礎(chǔ)上加上正確的技術(shù)內(nèi)容，以對(duì)正確的技術(shù)方案進(jìn)行保護(hù)。

部分續(xù)案的申請(qǐng)日和保護(hù)期限

對(duì)于部分續(xù)案申請(qǐng)，其有效申請(qǐng)日有兩個(gè)：

原始內(nèi)容享受母案的申請(qǐng)日；
新增內(nèi)容的申請(qǐng)日為部分續(xù)案申請(qǐng)的提交日。

部分續(xù)案給申請(qǐng)人提供了“利好”（即，新增內(nèi)容），但是也“利好”的背后同樣也會(huì)給申請(qǐng)人帶來一些問題：

部分續(xù)案申請(qǐng)的保護(hù)期限被縮短：部分續(xù)案申請(qǐng)的專利有效期是從母案申請(qǐng)日起算20年，可以認(rèn)為實(shí)際上部分續(xù)案申請(qǐng)的專利保護(hù)期限是“縮短”的。

對(duì)于母案申請(qǐng)對(duì)技術(shù)方案寫的不完整或者有偏差，部分續(xù)案制度算是一種非常友好的補(bǔ)救手段。雖然保護(hù)期限受少許的影響，但是這個(gè)影響比起未真正保護(hù)而言，就不足為道了。

部分續(xù)案的相關(guān)要求

需要注意的是，并不是所有申請(qǐng)都可以遞交部分續(xù)案，必須得滿足一定的要求：

部分續(xù)案需要與母案”有某些關(guān)系“

部分續(xù)案需要建立在母案已公開材料的基礎(chǔ)上，不能毫不相干地增加完全新的、與母案不相關(guān)的新內(nèi)容。
部分續(xù)案申請(qǐng)的發(fā)明人可以是母案申請(qǐng)中發(fā)明人的一部分或全部，也可以進(jìn)一步包含新的發(fā)明人。簡(jiǎn)單來說，就是部分續(xù)案申請(qǐng)與母案申請(qǐng)的發(fā)明人至少有一個(gè)是相同的。

母案不影響部分續(xù)案的”某些自由權(quán)“

由于部分續(xù)案申請(qǐng)可以包含新增內(nèi)容，因此，對(duì)于部分續(xù)案的權(quán)要和說明書都可以超出母案原權(quán)要、說明書和附圖的范圍，可以構(gòu)建全新的權(quán)要。

母案“活著”才能部分續(xù)案

部分續(xù)案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在母案申請(qǐng)授權(quán)、放棄或者申請(qǐng)程序終結(jié)之前提交，即母案處于“活著”狀態(tài)。關(guān)于母案“活著”的更多介紹參見中國分案制度

母案有“正式的申請(qǐng)”的身份才能部分續(xù)案

母案必須是一個(gè)正式的美國專利申請(qǐng)，即如果母案是臨時(shí)申請(qǐng)，是無法申請(qǐng)部分續(xù)案的。

部分續(xù)案的優(yōu)勢(shì)

部分續(xù)案允許申請(qǐng)人在母案中新增內(nèi)容，這無疑給申請(qǐng)人帶來諸多的好處：

1）申請(qǐng)人可以結(jié)合本身技術(shù)的迭代更新、市場(chǎng)的需求、領(lǐng)域的發(fā)展，通過部分續(xù)案，對(duì)新的技術(shù)申請(qǐng)保護(hù)。

部分續(xù)案申請(qǐng)的保護(hù)范圍可以有更大的可操作空間，具有很大的不確定性，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說無疑是一種巨大的威懾。值得一提的是，鑒于部分續(xù)案申請(qǐng)的這種不確定性，美國專利商標(biāo)局曾試圖修改法規(guī)來限制申請(qǐng)人提交部分續(xù)案申請(qǐng)的權(quán)利，但卻遭到專利律師、制造業(yè)公司、生物技術(shù)公司、獨(dú)立發(fā)明人等的聯(lián)合反對(duì)，他們還曾多次將美國專利商標(biāo)局告上法庭。最終，法院以違反美國《專利法》為由，宣判美國專利商標(biāo)局的這一行為無效。顯然，部分續(xù)案對(duì)申請(qǐng)人來說是一項(xiàng)非常利好的專利制度。

2）可以精確權(quán)利要求的保護(hù)范圍

由于部分續(xù)案申請(qǐng)可以在母案公開的材料基礎(chǔ)之上修改和增加權(quán)利要求項(xiàng)，因此可以精確權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

3）可以獲得與審查員更多的溝通機(jī)會(huì)

母案申請(qǐng)審查過程結(jié)束，提交部分續(xù)案申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以獲得與審查員更多的溝通機(jī)會(huì)。

4）可以提升專利族的轉(zhuǎn)讓或許可的價(jià)值

據(jù)統(tǒng)計(jì)，如果一件授權(quán)專利在美國專利商標(biāo)局中還有部分續(xù)案申請(qǐng)，其價(jià)格會(huì)比單獨(dú)的授權(quán)專利高出10%至25%。

總結(jié)

部分續(xù)案制度給專利申請(qǐng)人提供了一種更加靈活的方式來保護(hù)專利技術(shù)，可以為要在美國市場(chǎng)尋求專利保護(hù)的企業(yè)提供諸多好處。因此，申請(qǐng)人可以充分利用美國的部分續(xù)案制度，在一件專利申請(qǐng)獲得專利授權(quán)之前，及時(shí)提交部分續(xù)案申請(qǐng)，以更好地保障企業(yè)利益。

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